일전에 언급한 상표 <봉구비어>와 <봉구치킨>과 비슷한 유형의 상표분쟁 기사를 검색하다 발견했는데, 상표 <김봉남포장마차>와 <김복남맥주>와 관련된 사안이었다. 여기서도 질문을 던지는 바, 양 상표는 일반소비자들이 볼 때 오인·혼동을 일으키는 상표인가? 아니면 오인·혼동을 일으킬 우려가 없는 상표인가?
<김봉남포장마차>와 <김복남맥주> 관련된 사건 내용을 간단히 정리하면, 선발주자인 <김봉남포장마차>가 2020년 10월에 ‘김복남맥주 상표 사용을 막아달라’며 서울중앙지법에 상표침해금지가처분 신청을 했으나, 법원은 <김복남맥주> 사용 표장 중 ‘김복남’ 부분이 독립 하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부로 단정하기 어렵고 <김복남맥주> 전체로서 상표의 기능을 한다고 보아 <김봉남포장마차>와는 서로 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 없다고 상표침해금지가처분 신청을 기각했다는 것이다.
상표에 대한 상표침해금지가처분 신청 기각
또 법원은 부연해 <김복남맥주>는 ‘김복남’이라는 고유명사와 ‘맥주’라는 보통명사가 결합하여 비교적 짧은 5음절의 한글문자가 띄어쓰기 없이 유기적 일체로 구성되어 있어 김복남이 맥주와 결합해 전체적으로 ‘김복남이라는 사람이 운영하는 맥줏집’이라는 독자적·한정적 의미를 형성하고 있다고 지적했다. 또한 수요자들이 포장마차 형태의 소줏집과 맥주 전문점을 구분해 인식하고 있다는 점에서 상호(商號)를 착각해 설령 들어갔다 하더라도 다시 나오지 않고 이를 그대로 이용하는 경우는 드물 것이라고 했다는 것이다.
결론적으로 법원의 판단을 정리하면 상표 <김봉남포장마차>와 <김복남맥주>는 서로 비유사 하여 실제로 양 상표가 사용된다고 하더라도 일반소비자의 입장에서는 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 전혀 없다는 것이다(참고로 포장마차에서도 맥주를 팔고 맥줏집에서도 소주를 팔며, 포장마차라도 호프집 형태로 인테리어 할 수 있고 맥줏집이어도 포장마차 형태로 인테리어 할 수 있음을 간과하지는 않았는지 하는 것이 필자의 생각임).
이 사건을 분석하기 위해 기초 사실을 살펴본 바, 양 상표는 모두 등록상표이며, <김봉남포장마차>의 실제 등록상표는 포장마차가 제외된 ‘김봉남’ 자체이고, <김복남맥주>의 실제 등록상표는 <김복남맥주>를 포함하고 있는 였다. 등록상표 ‘김봉남’은 김모씨A(성명이 김봉남은 아님)에 의해 2007년 11월에 상표출원되어 2009년 01월에 상표등록되었고, 2020년 07월에 (주)봉남푸드로 상표권이 이전되어 현재 봉남푸드가 상표권을 보유하고 있는 중이다.
전통적인 상표의 유사판단에 반하는 판단으로 우려
한편 등록상표 와 관련해서는 상표등록이 되기 전 <김복남맥주>라는 상표를 김 모씨B(성명이 김복남이 아님)가 2017년 07월 상표출원하였으나 2018년 06월에 상표 <김복남맥주>는 선등록상표인 ‘김봉남’과 유사한 상표로서 상표등록을 받을 수 없다는 거절결정이 났으며, 김모씨B는 2018년 08월에 다시 를 상표출원하였으나 2020년 05월에 상표 <김복남맥주>와 동일한 사유로 거절결정되었으며, 김모씨B는 이에 불복해 2020 년 06월에 거절결정불복심판을 청구하였고 이에 대해 2021년 02월에 특허심판원에서는 “출원상표와 선등록상표는 외관과 호칭이 서로 다르고, 관념에서는 서로 대비되지 않거나 유사하다고 할 수 없으므로, 전체적으로 서로 비유사하다”라고 거절결정에 대하여 파기환송하였고, 2021년 02월에 상표등록이 되었으며 현재 김모씨B가 상표권을 보유하고 있는 중이다.
이 사건을 알기 쉽게 재구성하면, 김모씨B는 상표 <김복남맥주>를 상표출원하였으나 선등록상표 ‘김봉남’과 유사하다는 이유로 거절결정되었고, 김모씨B는 거절이유를 극복하기 위해서 상표 를 상표출원해 특허심판원까지 가서 결국에는 상표등록을 받았으며, (주)봉남푸드는 상표권을 이전받아 상표침해금지가처분을 신청하였는데 법원에서는 특허 심판원과 동일한 견해로 의 사용은 등록상표 ‘김봉남’의 권리범위에 속하지 않기 때문에(서로 비유사한 상표이기 때문에) 상표침해금지가처분 신청은 기각되었다는 것이다.
이에 대한 판단은 하급심인 특허심판원(상급심은 특허법원, 대법원)이나 서울중앙지법 (상급심은 고등법원,대법원)의 판단이라 단정적으로 견해를 밝히는 것이 우려되기는 하지만 전통적인 상표의 유사판단에 반하는 판단이라 사료된다.
상표의 유사판단은 일반소비자의 입장에서 대비되는 양 상표를 전체적으로 판단하여 칭호, 외관, 관념에 있어 하나라도 유사한 경우는 전체로서 유사한 것으로 보고, 분리 관찰이 물리적으로 가능하고 분리하여 판단하는 것이 어색하지 않는 경우에는 상표를 분리하여 판단할 수 있고, 그 중에서 하나라도 유사한 경우에는 전체적으로 유사한 상표로 보는 것이 대법원의 확고한 입장이다.
유사한 상표로서 출처에 대한 오인·혼동의 우려
그렇다면 상표 는 ‘캐릭터디자인’과 ‘김복남맥주’와 ‘1995’와 ‘Kimboaknam Beer’로 분리가능하고 개념상 분리하는 것이 어색하지 않은 경우이므로 분리해 판단하면, 다른 구성은 별론으로 하고 이 중 <김복남맥주>와 ‘김봉남’은 그 칭호면에서 들리는 어감이 극히 유사하여 양 상표는 서로 유사한 상표로서 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있다고 보는 것이 타당하다는 것이 필자의 견해다. 왜냐하면 <김복남맥주> 중 ‘맥주’는 식별력이 없는 부분으로서 판단의 대상에서 제외되어야 하기 때문이다.
법원의 판단대로 <김복남맥주>가 전체로서 상표의 기능을 한다고 보면, 아류 ‘김복남소주’, ‘김봉남소주’, ‘김복남탁주’, ‘김봉남탁주’ 등도 전체로서 상표의 기능을 한다고 인정하여 칭호, 외관, 관념면에서 <김복남맥주>와 비유사한 상표로 인정해 주어야 하는 머리 아픈 상황이 생길 수 있다는 점을 간과해서는 안 된다.
아니나 다를까. 봉남푸드에서 2021년 01월 <김봉남맥주>를 상표출원한 상황이 되었으며, 이 사안에서 과연 특허청은 “ 와 <김봉남맥주>는 서로 비유사하여 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 없으니 <김봉남맥주>도 상표등록을 인정합니다”라고 할 수 있을까 의문이 든다. <봉구비어>, <봉구치킨> 건도 그렇고. 참……
김민철 변리사 현재 G&W국제특허법률사무소 대표이며, KT 등 다수 기관의 자문위원으로 활동하고 있으며, 연세대학교 등 10여개 대학에서 지적재산권 특강을 하였다. 주요 저서로는 『산업재산권법』, 『특허법』 등이 있다. e-mail kmc0202@hanmail.net
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