갈수록 지적재산권의 중요성이 부각되고 있다. 많은 기업들이 자사 브랜드 보호를 위해 상표권 확보에 많은 노력을 기울이며, 사용하고자 하는 상표를 출원해 상표권을 획득해 나가는 데 세심한 주의를 기울이고 있다. 김민철 변리사의 특허이야기를 통해 자사 브랜드의 저작권에 대한 인식을 넓혀가 보자.
상술한 기사의 내용으로 보면 <아임닭> 측이 불사용취소심판을 청구해 <아임닭홈>을 취소시킨 것만으로 되어 있지만, <아임닭> 측은 불사용취소심판 뿐만 아니라 허닭 측을 상대로 무효심판도 청구했다. 그 과정을 살펴보면 다음과 같다.
<아임닭> 측은 상술한 불사용취소심판청구와는 별도로 2018년 08월 29일에 허닭 측의 등록상표 <아임닭홈>에 대해 무효사유가 있다는 이유로 무효심판을 청구했고, 이에 대해 특허심판원은 허닭 측의 등록상표 <아임닭홈>은 무효사유가 존재하지 않는다는 이유로 심판청구를 기각했으나, <아임닭> 측은 심결에 불복해 2019년 09월 23일 특허법원에 심결취소소송을 제기했고, 특허법원은 2020년 03월 13일에 허닭 측의 등록상표 <아임닭홈>은 무효사유가 존재한다는 이유로 심결취소판결을 했다.
허닭 측이 대법원에 상고하지 않은 상태에서 2020년 05월 13일에 특허심판원에 취소환송 된 사건에 대해 무효심결이 확정됨으로써 허닭 측의 등록상표 <아임닭홈>은 2013년 08월 22일자로 소급해 소멸됐다.
그렇다면 허닭 측의 등록상표 <아임닭홈>에 적용된 무효사유는 무엇이었을까?
수요자를 기만할 염려가 있는 상표
<아임닭> 측이 허닭 측의 등록상표 <아임닭홈>에 대해 무효심판을 청구하면서 무효사유로 주장한 내용은 두 가지인데, 이 중 특허법원은 하나만 판단하였고 그 근거규정은 상표법 제34조 제1항 제12호(구 상표법 제7조 제1항 제11호) 후단부였다.
상표법 제34조 제1항 제12호에는 “상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표”는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이 사건에 적용되는 개념은 후단부인 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하느냐 여부였다.
그렇다면 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’란 무엇인가?
만약 출원상표가 선등록상표 또는 선출원상표와 동일 또는 유사하고 그 지정상품이 동일 또는 유사한 경우에는 일반적인 유사판단 규정인 상표법 제34조 제1항 제7호 또는 동법 제35조 제1항을 적용하면 되는데, 이 규정의 적용대상이 되는 경우는 출원상표와 동일 또는 유사한 상표가 선등록이나 선출원이 되지 않은 상태에서 출원상표보다 제3자에 의해 먼저 사용되고 있고 어느 정도 소비자들에게 알려진 경우에는 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있으므로 상표등록을 인정하지 않겠다는 것이 입법취지이다.
대법원 판례는 일관되게 “수요자를 기만할 염려가 있는 상표 역시 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 이 규정의 입법 취지에 비추어 보면 어떤 선사용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려진 경우라도, 그 후 등록된 상표가 그 선사용상표와 동일 또는 유사하고, 그 선사용상표에 관한 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 등록상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면 비록 그것이 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다”라고 판시하고 있다.
서로 유사하거나 경제적 견련관계 존재
‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’를 간단히 정리하면, 선사용상표가 선등록이나 선출원되지는 않았지만 출원상표가 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표이고 그 지정상품이 선사용상표의 사용상품과 일정한 경제적 관계가 있다고 판단되는 경우에 출원상표의 상표등록을 저지할 수 있는 개념이라고 할 것이다.
필자가 검색한 결과 <아임닭> 측이 2011년 06월 22일자로 <아임닭 I’mDAK>을 출원했으나 거절된 사실(그 거절이유는 지면 관계상 생략)이 있는 것으로 보아 <아임닭> 측은 2011년부터 <아임닭>을 사용하고 있었거나 사용할 준비를 하고 있었을 것으로 추정된다.
이러한 사실은 특허법원의 판결에도 나오는 바, 특허법원은 “<아임닭> 측은 선사용상표(아임닭>를 2011년 8월 경부터 닭가슴살 상품 등에 사용하여 온라인과 오프라인을 통해 활발하게 광고 및 홍보활동을 하기 시작하였고, 같은 해 11월 경부터 <아임닭> 제품을 판매하기 시작해 허닭 측의 등록상표인 <아임닭홈> 등록결정일인 2013년 05월 22일 경 무렵까지 다양한 유통경로를 통해 상당한 정도의 매출액을 기록한 사실이 인정되므로, <아임닭> 측의 <아임닭> 상표는 허닭 측의 등록상표인 <아임닭홈>등록결정 시에 그 사용상품인 가공된 닭고기 등과 관련해 국내의 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 인정된다. 또한 <아임닭> 측의 선사용상표 <아임닭>과 허닭 측의 등록상표 <아임닭홈>은 서로 유사한 상표로서 양 상표가 동일·유사한 상품에 같이 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다.
또한 허닭 측의 지정상품인 닭갈비, 닭강정, 닭백숙, 통닭 등은 모두 닭요리 상품이고, <아임닭> 측의 사용상품인 가공된 닭고기는 모두 닭고기가 원재료인 상품으로서 서로 유사하거나 적어도 경제적 견련관계가 존재한다.
따라서 <아임닭> 측의 선사용상표 <아임닭>은 허닭 측의 등록상표인 <아임닭홈>의 등록결정 시 국내 수요자나 거래자에게 가공된 닭고기 등과 관련하여 특정인의 상품이나 상표로 인식될 수 있는 정도로 알려진 상표에 해당하고, 양 상표는 상표가 유사하고 그 지정상품이 유사하거나 경제적으로 견련관계가 있어 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표이므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다”라고 판시했다.
무효심판의 무효심결에 의한 등록상표 소멸
이와같이 허닭 측의 등록상표 <아임닭홈>은 불사용취소심판의 확정심결에 의해 2016년 12월 22일자로 소멸된 것과는 별개로, 상술한 무효심판의 확정심결에 의해 2013년 08월 22일자로 소급하여 소멸하게 된 것으로 인정돼 처음부터 권리가 발생하지 않은 것으로 판단되었다.
여기서 불사용취소심판의 취소심결에 의해 등록상표가 소멸되는 것과 무효심판의 무효심결에 의하여 등록상표가 소멸되는 것과 법률적으로 많은 차이가 난다는 점에 유의해야 한다.
즉 취소심결만 인정되는 경우에는 유효한 권리로서 허닭 측의 2013년 08월 22일부터 2016년 12월 22일까지의 상표권에 의한 모든 법률적 지위가 인정되지만, 무효심결에 의한 무효가 인정되는 경우에는 허닭 측의 2013년 08월 22일 이후의 모든 법률적 지위가 상실되는 차이가 있다.
김민철 변리사 현재 G&W국제특허법률사무소 대표이며, KT 등 다수 기관의 자문위원으로 활동하고 있으며, 연세대학교 등 10여개 대학에서 지적재산권 특강을 하였다. 주요 저서로는 『산업재산권법』, 『특허법』 등이 있다. e-mail kmc0202@hanmail.net
*CEO스터디 칼럼은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다.
