갈수록 지적재산권의 중요성이 부각되고 있다. 많은 기업들이 자사 브랜드 보호를 위해 상표권 확보에 많은 노력을 기울이며, 사용하고자 하는 상표를 출원해 상표권을 획득해 나가는데 세심한 주의를 기울이고 있다. 김민철 변리사의 특허이야기를 통해 자사 브랜드의 저작권에 대한 인식을 넓혀가 보자.
과연 상표 는 일반 소비자 입장에서 어떻게 인식될까? 외관은 어떻게 보이고, 관념은 어떻게 인식되고, 칭호는 어떻게 읽힐까?
외관은 보이는 대로 인식될 것이고, 조어 상표로서 관념은 딱히 특정되지 않을 것이고, 칭호는 위의 작은 문자는 ‘알비에로 마티니’로 아래 큰 문자는 ‘원 에이 클라쎄’ 정도로 읽히지 않을까? 일반적인 소비자라면 필자와 비슷하게 생각하지 않을까?
‘PRIMA CLASSE’ 상표등록 무효
최근 “‘세계지도 패턴 가방’ 프리마클라쎄 상표분쟁을 통해 본 상표전쟁”이란 제목의 기사를 접했는데, 사건은 이탈리아 브랜드 프리마클라쎄(1A CLASSE)의 제조사인 알비에로 마티니 S.p.A.가 국내 업체를 상대로 국내 상표 등록 무효소송 및 상표 사용금지 가처분을 신청하면서 시작되었다는 기사 내용이었다.
이 사건은 필자가 알고 관심을 가지고 있었던 사건이어서 기사의 내용을 구체적으로 살펴보았는데 그 내용은 다음과 같다.
“알비에로 마티니 S.p.A.는 국내 제조사의 ‘PRIMA CLASSE’에 대하여 자신의 상표의 신용 및 명성에 편승하여 부당한 이득을 취할 부정한 목적으로 출원 및 등록된 상표라면서 일반 수요자로 하여금 착각을 일으키게 하여 상품의 출처의 오인, 혼동을 초래하는 수요자 기만할 우려가 있다고 주장했다.
구체적으로 우리나라 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것)은 △선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표(제7조 제1항 제7호) △상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표(제7조 제1항 제11호) △국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표(제7조 제1항 제12호)는 상표등록을 할 수 없도록 규정하고 있는데 알비에로 마티니 S.p.A. 측은 국내 등록 상표가 이와 같은 이유로 무효라는 것이다.”
기사는 무효심판의 과정을 이어서 소개하고 있는데, 필자가 알고 있는 범위 내에서 이를 법률적으로 알기 쉽게 정리하면 다음과 같다.
‘1A CLASSE’와 ‘PRIMA CLASSE’
갑이라는 자가 2013년 10월 “PRIMA CLASSE”라는 상표를 지정상품 제18류(가방, 지갑 등), 제25류(의류)에 출원하여 2014년 9월에 상표등록을 받았는데, 이에 대하여 이탈리아 회사인 알비에로 마티니 S.p.A.가 2018년 11월에 “PRIMA CLASSE”는 기사 내용의 법규정에 위반한다는 이유로 상표등록 무효심판을 청구하였고, 이에 특허심판원은 무효사유가 없다는 이유로 무효심판을 기각하였는데, 알비에로 마티니 S.p.A.가 이에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하여 특허법원은 특허심판원의 심결은 잘못되었고 “PRIMA CLASSE”는 무효사유가 있다는 판결을 하였고, 갑이 이에 불복하여 대법원에 상고를 하였는데 대법원은 특허법원의 판결을 유지하는 판결을 하여 최종적으로 “PRIMA CLASSE”는 상표등록 무효가 확정된 사건이다.
그렇다면 특허법원은 왜 “PRIMA CLASSE”는 상표등록이 무효가 된다고 판결하였는가? 과연 이 판결은 합리적이고 타당한가?
특허법원 판결의 구체적인 이유는, 등록상표 “PRIMA CLASSE”는 와 유사한 상표로서 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표이므로 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 무효사유가 있으며, 이에 해당하는 한 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제7조 제1항 제11호는 판단할 필요없이 “PRIMA CLASSE”는 상표등록이 무효가 되어야 한다는 것이다.
양 상표 출처 오인·혼동 우려있나?
즉 특허법원은 양 상표의 칭호가 유사하다고 판단하였다. 상표 의 ‘1A’(표시할 방법이 없어서 이렇게 표시하였는데, 정확하게는 아라비아숫자 1의 우측 상단에 영문자 A의 아래에 밑줄을 친 것을 윗첨자 형태로 표기한 것임)를 원고의 주장대로 이탈리아어 서수의 첫 번째에 해당하는 ‘PRIMA’로 인식되고 호칭된다는 이유로, 등록상표도 ‘프리마클라쎄’로 호칭되고 인용상표의 하단 문자도 ‘프리마클라쎄’로 호칭되어 양 상표는 전체적으로 유사하다는 것이다.
여기서 대비되는 양 상표의 유사 여부가 왜 중요한 문제냐면, 상표법 제34조 제1항 제13호(구 상표법 제7조 제1항 제12호)를 적용하기 위해서는 ‘부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’를 판단하는 전제로 반드시 상표의 동일 또는 유사가 전제되어야 하기 때문이다.
예를 들어 이 사건에서 객관적인 정황으로 보아 갑이 부정한 목적을 가지고 있는 듯해 보여도 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표가 아닌 상표를 출원하는 경우 상표법 34조 제1항 제13호 규정을 적용할 아무런 실익이 없기 때문이다. 왜냐하면 일반 소비자 입장에서 양 상표에 대한 출처의 오인·혼동을 할 우려가 없기 때문이다.
그러나 특허법원의 판결을 존중하면서도 아쉬운 부분은, 과연 평균적 상식을 가진 일반 소비자들이 이탈리아어 ‘1’의 서수를 ‘PRIMO’라고 알고 있는지와 ‘1A’를 영어 단어인 ‘PRIMA’로 이해하여 ‘1A CLASSE’를 ‘PRIMA CLASSE’로 인식할 수 있다고 할 수 있는지는 의문이 드는 부분이다.
물론 알비에로 마티니 S.p.A. 측에서 ‘1A CLASSE’는 이탈리아에서는 ‘PRIMA CLASSE’로 인식되고 있다고 주장하고 국내에서도 ‘PRIMA CLASSE’로 일반 소비자들이 알고 있다고 주장하지만, 과연 그 제품을 알지 못하는 평균적 일반 소비자들이 과연 ‘1A CLASSE’를 ‘PRIMA CLASSE’로 인식할 수 있을지는 의문이 든다.
빈센조 까사노면 몰라도.
김민철 변리사 현재 G&W국제특허법률사무소 대표이며, KT 등 다수 기관의 자문위원으로 활동하고 있으며, 연세대학교 등 10여개 대학에서 지적재산권 특강을 하였다. 주요 저서로는 『산업재산권법』, 『특허법』 등이 있다. e-mail kmc0202@hanmail.net
