‘ H.O.T.’ 상표권은 누가 가지는 것이 온당한가?
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‘ H.O.T.’ 상표권은 누가 가지는 것이 온당한가?
  • 창업&프랜차이즈 기자
  • 승인 2021.06.25 08:00
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특허이야기

그룹을 이루는 가수의 명(그룹명)을 상표로 등록받을 수 있는지와 상표로 등록받을 수 있다면 그 상표권은 누구에게 귀속되는 것이 사회적 통념상 타당한 것인지, 그러면 과연 ‘ H.O.T.’라는 그룹명에 대하여 상표권을 인정한다면, 누가 상표권을 가지는 것이 온당한지를 살펴보고자 한다.

 

20년도 더 지난 시절에 댄스그룹 ‘ H.O.T.’가 데뷔했을 때 ‘핫’이라고 불러 아재미를 뿜뿜했던 기억이 난다. 이 ‘ H.O.T.’와 관련해 상표권 분쟁이 일어났다는 소식을 몇 년 전에 매체를 통해 알게 되었는데 그 분쟁의 결과가 최근에 확정되었다는 소식을 들었다.

가수들의 그룹명을 상표로 사용하는 것이 일반적인 일이 되었고 이 상표를 등록해 상표권을 확보하는 것 또한 비일비재한 일이 되었다. ‘소녀시대’, ‘레드벨벳’, ‘신화’, ‘동방신기’ 등 그룹명뿐만 아니라 ‘윤아’, ‘강타’, ‘유노윤호’ 등 그 구성원의 예명을 상표로 등록받은 것들이 대표적이다.

 

가수들의 그룹명에 대한 상표권은 누가 가지는 것이 타당한가?
상기 ‘ H.O.T.’와 관련한 상표권 분쟁을 간단하게 정리하면 다음과 같다.

‘ H.O.T.’ 상표권을 가지고 있던 김모씨(SM엔터테인먼트 재직 당시 H.O.T.를 프로듀싱한 프로듀서)가 H.O.T. 재결합 콘서트 주최사인 (주)솔트이노베이션과 H.O.T. 멤버인 장우혁을 상대로 솔트이노베이션이 2018년 가을 열린 H.O.T. 재결합 콘서트를 개최하고 홍보하는 과정에서 자신의 상표권을 침해했다며 상표사용금지와 함께 손해배상을 지급하라고 서울중앙지방법원에 소송을 제기한 사건이다. 

이에 대해 재판부는 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정됐다면 침해됐다는 상표권은 처음부터 존재하지 않았던 것이 되므로 상표권 침해행위에 해당한다고 볼 수 없다며 김모 씨의 상표권 침해 주장을 받아들이지 않았다. 즉 김모 씨에게 ‘ H.O.T.’ 상표에 대한 권리가 없다고 원고 패소 판결을 한 것이다. 

그렇다면 왜 법원은 김모 씨에게 ‘ H.O.T.’ 상표에 대한 권리가 없다고 판단한 것일까?

필자는 이 사건을 정리하기 위하여 ‘ H.O.T.’ 상표권을 분석하였는데, 김모 씨는 ‘ H.O.T.’ 상표에 대하여 ‘CD플레이어, 브로마이드, 의류, 커피, 음료, 음악방송업, 음악공연업 등’에 상표등록을 받아 상표권을 가지고 있었고, 이 중 일부는 존속기간 만료로 상표권이 소멸되었으나 상표권을 유지하고 있던 ‘CD플레이어, 음악방송업, 음악공연업 등’이 문제가 되어 김모 씨가 상표권 침해 주장을 한 것으로 파악되었다.

그리고 이 사건과 관련하여 (주)솔트이노베이션은 ‘CD플레이어, 음악방송업, 음악공연업 등’에 상표권이 유지되어 있던 김모 씨의 등록상표인 ‘ H.O.T.’에 대하여 원래 상표등록이 되면 안되는 상표로서 그 상표등록에 하자가 있었다는 취지로 상표등록무효심판을 제기하였던 것으로 파악되었다.  

이 상표등록무효심판에 대하여 특허법원은 상표법상 등록무효사유가 있다며 김모 씨의 ‘ H.O.T.’ 상표권에 대하여 무효심결을 하였고 대법원에서 2021년 2월에 확정이 되었다.


김모 씨의 ‘ H.O.T.’ 상표권은 왜 무효가 되었을까?
상기 상표등록무효심판에 대한 판결문을 확보하지 못한 상태에서 필자가 추정하기로는 김모 씨의 ‘ H.O.T.’ 상표권에 대하여 상표법 제34조 제1항 제12호 후단 및 제13호가 적용되었을 가능성이 크다.

상표법 제34조 제1항 제12호 후단은 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 대해서 상표등록 거절이유로 규정하고 있고, 상표법 제34조 제1항 제13호는 ‘국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식돼 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표’에 대해서 상표등록 거절이유로 규정하고 있으며, 상표법에서는 만약 이러한 상표가 착오로 상표등록이 된 경우에는 상표등록무효사유에 해당한다고 규정하고 있다.

여기서 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’란 상품의 품질과 관계없이 상품출처의 오인을 초래함으로써 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서, 어떤 상표나 상품이라고 하면 수요자들이 곧 상표출원인이 아니라 특정인의 상표나 상품이라고 인식할 수 있을 정도의 상표를 의미한다.

그리고 ‘부정한 목적으로 사용하는 상표’란 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식돼 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 이용해 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 사용자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표 사용자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표를 의미한다.

 

상표권은 처음부터 존재하지 않았던 것
상기 상표법의 규정과 그 취지를 이 사건에 대비해 보면, 특허법원은 김모 씨의 상표권 대상인 ‘ H.O.T.’는 수요자들이 그 소속사였던 SM엔터테인먼트나 적어도 댄스그룹인 H.O.T.의 구성원들의 상표나 상품이라고 알고 있었을 가능성이 크다고 보았을 것이며, 더 나아가 김모 씨가 ‘ H.O.T.’ 상표를 사용하는 것은 수요자들에게 SM엔터테인먼트나 적어도 댄스그룹인 H.O.T.의 구성원들의 상표라고 인식돼 있는 ‘ H.O.T.’를 모방해 상표를 등록, 사용함으로써 모방대상상표에 체화된 양질의 이미지나 고객흡인력에 부당편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 모방대상상표의 가치에 손상을 주려 한 행위이고, 김모 씨의 ‘ H.O.T.’ 상표권 행사는 모방대상상표 사용자의 국내 영업 즉 콘서트 등을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표 사용자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표라고 판단한 것으로 추정된다.

이러한 이유로 김모 씨의 등록상표인 ‘ H.O.T.’가 무효심결에 의하여 무효가 확정되었고, 상표법상 상표등록의 무효가 확정되면 그 효력은 상표등록시로 소급하여 처음부터 상표등록이 없었던 효과가 발생하므로 김모 씨는 처음부터 ‘ H.O.T.’에 상표권이 없었던 것이 된다.

이를 근거로 서울중앙지방법원 재판부는 ‘상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정됐다면 침해됐다는 상표권은 처음부터 존재하지 않았던 것이 되므로 상표권 침해행위에 해당한다고 볼 수 없다’라고 판시한 것이다. 

김모 씨가 ‘ H.O.T.’에 대해 상표출원하였을 당시 왜 SM엔터테인먼트 등이 제지를 하지 않았고 상표등록이 된 이후에도 적절한 조치를 취하지 않았는지는 알 수 없으나, ‘ H.O.T.’ 상표는 H.O.T.에게 귀속시키는 것이 온당하지 않은가라고 필자는 생각한다.

 

김민철 변리사 현재 G&W국제특허법률사무소 대표이며, KT 등 다수 기관의 자문위원으로 활동하고 있으며, 연세대학교 등 10여개 대학에서 지적재산권 특강을 하였다. 주요 저서로는 『산업재산권법』, 『특허법』 등이 있다.   e-mail kmc0202@hanmail.net

 

 

 

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온니강타 2021-07-04 12:00:22
옳으신 말씀입니다! H.O.T. 상표권은 H.O.T.에게 귀속 시키는 것이 정당하죠!!!!!

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